서비스표의 사용을 위해 등록출원을 할 경우, 유사 서비스표가 등록되어 있으면, 등록출원이 거절됩니다. 이 경우 기존 등록출원된 서비스표와 상표의 등록취소를 구하는 심판을 검토하게 됩니다.

 

등록서비스표, 등록상표의 불사용취소심판제도를 통하여 등록출원에 필요한 취소심판청구절차를 진행하였습니다.

 

취소의 대상이 된 이 사건 등록서비스표는 서비스표권자, 전용사용권자, 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 이 사건 심판청구일 전 3년 이상 국내에서 그 지정서비스업에 대해 사용한 사실이 없다고 판단되었고, 상표법의 관련 규정에 의해 등록이 취소되어야 함을 청구한 사안입니다.

 

 

 

 

상표법 제119조(상표등록의 취소심판) ① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.

 

3. 상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우

 

 

 

 

이 사안의 경우 피청구인의 제출증거 및 주요 주장내용들을 심리 전체의 취지 및 판단기준의 법리에 비추어 꼼꼼한 검토할 필요가 있었습니다.

 

관련해 피청구인이 2014년경 홈페이지 사이트를 개통하고 일정 부문에 이 사건 등록서비스표를 표시하였다고 하더라도 그 사용이 사용입증기간 내에도 이루어졌는지가 제출된 증거만으로는 명확하게 증명되지 않은 상태였습니다.

 

특히 설사 피청구인의 주장을 받아들인다고 하더라도 이 사건 등록서비스표 표시는 내부적 업무관계에서 사용되는 업무시스템에 대한 것이었기에 등록서비스표 사용을 주장하는 지정서비스업인 ‘정보의 데이터베이스 가공 및 편집업 등’, ‘손해보험업’, ‘컴퓨터 소프트웨어 유지관리업 등’과 관련해 피청구인이 직접 대상 서비스를 수요자에게 제공하고 그 대가를 받은 것이 아니라는 점이 확인할 수 있었습니다.

 

정리해 피청구인과 협력업체 간 수행되는 업무와 관련해 이 사건 등록서비스표 표시 사용 행위는 상표법상 서비스업을 영위한 것으로 볼 수 없다는 점을 피력해나갔습니다.

 

불사용취소심판과 관련하여서는 서비스표 또는 상표의 사용에 대한 사용에 대한 입증책임 공방이 치열하게 벌어지는데, 그와 관련하여 특허심판원을 납득시킬 수 있는 다양한 증명과 주장이 필요하였습니다.

 

 

 

 

그 결과 재판부는 이 사건 심판청구는 이유 있음으로 판단, 청구인의 주장을 인용해 이 사건 등록서비스표의 등록 취소 및 심판비용의 피청구인 부담을 주문하였습니다.

 

 

 

 

‘상표’는 상품을 생산 또는 판매하는 법인이나 개인이 타인의 상품과 식별하기 위해 기호 문자 도형 입체형상 색채를 결합해 만든 식별표지로, 상표가 상품의 특성을 구별해준다면 ‘서비스표’는 금융 통신 운송 요식업 의료 같은 서비스업(용역)의 특징을 대변해주는 식별표지로 활용됩니다.

 

서비스표도 넓게 보면 상표의 하나인 것으로 상표나 서비스표는 특허청에 출원해 등록받아야 독점적 권리를 가질 수 있습니다. 참고로 2016년 특허청은 2016년 9월 1일부터 26년간 사용하던 상표법을 개정하여 서비스표의 정의를 삭제해 상표로 일원화 했습니다.

 

다만 이러한 등록서비스표가 제대로 사용되지 않음으로써 실제 해당 서비스표가 필요한 이가 등록하지 못하는 상황이 발생할 수 있습니다. 이에 등록서비스표의 사용여부 등을 꼼꼼히 따져 심판을 청구한다면 정당한 판단을 받을 수 있음을 보여주는 사례라 평가됩니다.

 

해외기업의 국내 상표 관리와 관련하여서도 많은 관심이 발생하고 있는 요즈음, 본 사건과 같이 불사용 취소심판의 취소 청구 및 방어와 관련된 사안들이 빈번하게 발생하고 있습니다.

 

상표의 관리와 등록상표의 취소를 통한 신규상표, 신규서비스표의 출원은 매우 중요한 상표업무의 하나라 할 것입니다.

 

아울러 등록된 상표의 상표권을 침해하는 행위에 대해서도 각별한 관리가 필요함을 기억하여야 할 것입니다.

 

 

 

 

<사건 담당 변호사>

형사법 전문 이승우변호사, 변리사